令和6(ネ)10059 業務委託料、同反訴請求控訴事件令和6年12月19日知的財産高等裁判所

事件番号	令和6(ネ)10059
事件名	業務委託料、同反訴請求控訴事件
裁判所	知的財産高等裁判所
裁判年月日	令和6年12月19日
事件種別	その他・民事訴訟
事案の概要	本件特許（特許番号第５２４１０５８号）を侵害するものであったかどうか自体明らかでないとの原判決の認定についてア本件特許の特許請求の範囲は、「グリシルグリシン、β－アラニン、フェナセツル酸から選ばれる１種以上からなる毛穴縮小剤」（乙５）との端的な記載となっており、明示されている中の１種である「グリシルグリシン」を使用した「毛穴縮小剤」であれば、本件特許の範囲と抵触する。そして、原判決は、「本件商品は、毛穴収縮効果のための成分として本件成分を含む設計となっていた」と前提事実を認定しており、本件商品が本件成分（グリシルグリシン）を使用した毛穴縮小剤であることを認定している。上記の証拠関係や事実認定からすれば、本件商品が、本件特許を侵害するとの評価は明らかである。これに対して、特段、かかる評価を減殺する具体的な理由に言及することなく、「本件商品が、本件特許を侵害するものであったかどうか自体明らかでない」と認定する原判決の判断は、証拠及び経験則に反する。イまた、本件は、国内有数の企業である資生堂の技術知財部部長が、文書によって、本件商品に対する警告を個別具体的に行っている事案である（乙６）。かかる前提として、当然に、資生堂においても特許権侵害に関する事前調査を行い、その上で、警告に至っているものと思われ、このような事情からしても、本件特許を侵害するものであったかどうか自体明らかでない、という認定に至った原判決の判断は妥当でない。⑵ ｄｒ３６５が商業的な理由から本件成分の配合をやめたことも窺われるとし、本件特許の侵害の恐れがあることを原因としてｄｒ３６５に損害が発生した事実を認めるに足りる証拠はないとした原判決の認定についてア特許権にかかる法規制上、特許権侵害の事実が認められれば、現に販売している製品の差止めのみならず、過去に行った製品の販売に関して、特許権侵害者は、民法７０９条及び特許法１０２条に基づく損害額の推定規定に基づき、損害賠償義務を負うことになる。そのため、特許権の侵害に関する警告を受けた場合に、警告を受けた者が、正面から、特許権侵害を認める旨の書面回答を行えば、過去の販売分に関する多額の損害賠償請求を求められる事態に発展しかねないため、初期的には、特許権侵害に関する事実関係にはできるだけ回答を避けつつ、仕様変更等による穏便な解決提案を行い、特許権者の出方を伺うという対応は、実務上、何ら珍しいものではないといえる。むしろ、正面から特許権侵害を自認し、仕様変更等の提案を行うことは、仕様変更等を行った場合には過去の販売分に対する損害賠償請求を行わない旨の明確な提案が特許権者側からなされているような場合を除き、法的リスクが極めて高い対応であり、基本的に選択されることはないといえる。イ本件商品は、令和３年１１月頃から既に販売が開始されており、資生堂から警告を受けた令和４年６月頃には、相応の販売数量となっていた。また、その頃には、控訴人において、被控訴人が本件成分を使用することについて「特に問題はない」と回答していた経緯を把握していた。そのため、ｄｒ３６５及び控訴人としては、相応の追加費用が発生する仕様変更等を行いつつ、さらに、仕様変更までの販売分に対しても損害賠償を負担することになれば、両者で多大な負担を余儀なくされることから、資生堂の出方を伺いながら、対応を行う方針を取ることとし、回答内容を慎重に検討しつつ、対応を進めた事案である。

事件番号	令和6(ネ)10059
事件名	業務委託料、同反訴請求控訴事件
裁判所	知的財産高等裁判所
裁判年月日	令和6年12月19日
事件種別	その他・民事訴訟

事案の概要
本件特許（特許番号第５２４１０５８号）を侵害するものであったかどうか自体明らかでないとの原判決の認定についてア本件特許の特許請求の範囲は、「グリシルグリシン、β－アラニン、フェナセツル酸から選ばれる１種以上からなる毛穴縮小剤」（乙５）との端的な記載となっており、明示されている中の１種である「グリシルグリシン」を使用した「毛穴縮小剤」であれば、本件特許の範囲と抵触する。そして、原判決は、「本件商品は、毛穴収縮効果のための成分として本件成分を含む設計となっていた」と前提事実を認定しており、本件商品が本件成分（グリシルグリシン）を使用した毛穴縮小剤であることを認定している。上記の証拠関係や事実認定からすれば、本件商品が、本件特許を侵害するとの評価は明らかである。これに対して、特段、かかる評価を減殺する具体的な理由に言及することなく、「本件商品が、本件特許を侵害するものであったかどうか自体明らかでない」と認定する原判決の判断は、証拠及び経験則に反する。イまた、本件は、国内有数の企業である資生堂の技術知財部部長が、文書によって、本件商品に対する警告を個別具体的に行っている事案である（乙６）。かかる前提として、当然に、資生堂においても特許権侵害に関する事前調査を行い、その上で、警告に至っているものと思われ、このような事情からしても、本件特許を侵害するものであったかどうか自体明らかでない、という認定に至った原判決の判断は妥当でない。⑵ ｄｒ３６５が商業的な理由から本件成分の配合をやめたことも窺われるとし、本件特許の侵害の恐れがあることを原因としてｄｒ３６５に損害が発生した事実を認めるに足りる証拠はないとした原判決の認定についてア特許権にかかる法規制上、特許権侵害の事実が認められれば、現に販売している製品の差止めのみならず、過去に行った製品の販売に関して、特許権侵害者は、民法７０９条及び特許法１０２条に基づく損害額の推定規定に基づき、損害賠償義務を負うことになる。そのため、特許権の侵害に関する警告を受けた場合に、警告を受けた者が、正面から、特許権侵害を認める旨の書面回答を行えば、過去の販売分に関する多額の損害賠償請求を求められる事態に発展しかねないため、初期的には、特許権侵害に関する事実関係にはできるだけ回答を避けつつ、仕様変更等による穏便な解決提案を行い、特許権者の出方を伺うという対応は、実務上、何ら珍しいものではないといえる。むしろ、正面から特許権侵害を自認し、仕様変更等の提案を行うことは、仕様変更等を行った場合には過去の販売分に対する損害賠償請求を行わない旨の明確な提案が特許権者側からなされているような場合を除き、法的リスクが極めて高い対応であり、基本的に選択されることはないといえる。イ本件商品は、令和３年１１月頃から既に販売が開始されており、資生堂から警告を受けた令和４年６月頃には、相応の販売数量となっていた。また、その頃には、控訴人において、被控訴人が本件成分を使用することについて「特に問題はない」と回答していた経緯を把握していた。そのため、ｄｒ３６５及び控訴人としては、相応の追加費用が発生する仕様変更等を行いつつ、さらに、仕様変更までの販売分に対しても損害賠償を負担することになれば、両者で多大な負担を余儀なくされることから、資生堂の出方を伺いながら、対応を行う方針を取ることとし、回答内容を慎重に検討しつつ、対応を進めた事案である。

事案の概要

本件特許（特許番号第５２４１０５８号）を侵害するものであったかどうか自体明らかでないとの原判決の認定についてア本件特許の特許請求の範囲は、「グリシルグリシン、β－アラニン、フェナセツル酸から選ばれる１種以上からなる毛穴縮小剤」（乙５）との端的な記載となっており、明示されている中の１種である「グリシルグリシン」を使用した「毛穴縮小剤」であれば、本件特許の範囲と抵触する。そして、原判決は、「本件商品は、毛穴収縮効果のための成分として本件成分を含む設計となっていた」と前提事実を認定しており、本件商品が本件成分（グリシルグリシン）を使用した毛穴縮小剤であることを認定している。上記の証拠関係や事実認定からすれば、本件商品が、本件特許を侵害するとの評価は明らかである。これに対して、特段、かかる評価を減殺する具体的な理由に言及することなく、「本件商品が、本件特許を侵害するものであったかどうか自体明らかでない」と認定する原判決の判断は、証拠及び経験則に反する。イまた、本件は、国内有数の企業である資生堂の技術知財部部長が、文書によって、本件商品に対する警告を個別具体的に行っている事案である（乙６）。かかる前提として、当然に、資生堂においても特許権侵害に関する事前調査を行い、その上で、警告に至っているものと思われ、このような事情からしても、本件特許を侵害するものであったかどうか自体明らかでない、という認定に至った原判決の判断は妥当でない。⑵ ｄｒ３６５が商業的な理由から本件成分の配合をやめたことも窺われるとし、本件特許の侵害の恐れがあることを原因としてｄｒ３６５に損害が発生した事実を認めるに足りる証拠はないとした原判決の認定についてア特許権にかかる法規制上、特許権侵害の事実が認められれば、現に販売している製品の差止めのみならず、過去に行った製品の販売に関して、特許権侵害者は、民法７０９条及び特許法１０２条に基づく損害額の推定規定に基づき、損害賠償義務を負うことになる。そのため、特許権の侵害に関する警告を受けた場合に、警告を受けた者が、正面から、特許権侵害を認める旨の書面回答を行えば、過去の販売分に関する多額の損害賠償請求を求められる事態に発展しかねないため、初期的には、特許権侵害に関する事実関係にはできるだけ回答を避けつつ、仕様変更等による穏便な解決提案を行い、特許権者の出方を伺うという対応は、実務上、何ら珍しいものではないといえる。むしろ、正面から特許権侵害を自認し、仕様変更等の提案を行うことは、仕様変更等を行った場合には過去の販売分に対する損害賠償請求を行わない旨の明確な提案が特許権者側からなされているような場合を除き、法的リスクが極めて高い対応であり、基本的に選択されることはないといえる。イ本件商品は、令和３年１１月頃から既に販売が開始されており、資生堂から警告を受けた令和４年６月頃には、相応の販売数量となっていた。また、その頃には、控訴人において、被控訴人が本件成分を使用することについて「特に問題はない」と回答していた経緯を把握していた。そのため、ｄｒ３６５及び控訴人としては、相応の追加費用が発生する仕様変更等を行いつつ、さらに、仕様変更までの販売分に対しても損害賠償を負担することになれば、両者で多大な負担を余儀なくされることから、資生堂の出方を伺いながら、対応を行う方針を取ることとし、回答内容を慎重に検討しつつ、対応を進めた事案である。